Статья будет полезна предпринимателям, чтобы понять, откуда возникает выгода при использовании товарного знака. Рассмотрим общепринятые варианты использования с точки зрения законодательства, а также несколько практических примеров использования.
Особое внимание уделим ситуациям, когда отсутствуют доходы от продажи лицензий.
Варианты использования товарного знака
Что можно делать с товарным знаком после его регистрации? После государственной регистрации товарного знака, у его правообладателя возникает исключительное право использования товарного знака, в соответствии с которым можно:
- Размещать товарный знак на собственной продукции и связанных с ней материалами;
- Продавать на товарный знак лицензии, франшизу или вообще «продать товарный знак» другому лицу;
- Запрещать недобросовестным конкурентам использовать товарный знак.
Так как про использование товарного знака с точки зрения законодательства мы писали в нашей предыдущей статье, далее об использовании товарного знака речь пойдет исключительно с практической точки зрения.
Скрытая выгода от товарного знака без продажи лицензий
Многие компании считают, что выгода от использования товарного знака может возникнуть исключительно при оформлении лицензионных договоров или при продаже франшиз. Такую точку зрения легко понять: если за использование товарного знака платят деньги, то товарный знак приносит доход.
Давайте попробуем разобраться, если лицензии никто не покупает и денег не платит, то приносит ли использование товарного знака своему правообладателю какую-либо выгоду? Так как одним из наших основных направлений является оценка нематериальных активов, мы часто сталкиваемся с задачей определения выгоды от товарного знака без лицензий и франшиз. Приведем несколько примеров (мы учитываем это при определении стоимости товарного знака).
Представим возможные последствия от использования обозначения (названия, логотипа, бренда), который предварительно не был зарегистрирован в качестве товарного знака. Если бизнес будет активно развиваться, то возможно наступление нескольких нежелательных событий с конкретными измеримыми убытками:
- Бренд будут копировать - возникнет упущенная выгода.
- Контрафакт, как правило, имеет не самое лучшее качество - из-за репутационных потерь уменьшится оборот.
- Бренд зарегистрирует конкурент и запретит его использовать - придется заплатить конкуренту компенсацию за нарушение его товарного знака, прекратить его использование, потерять лояльную к бренду аудиторию и вложить средства в разработку и маркетинг нового бренда.
Исходя из описанных ситуаций, товарный знак можно рассматривать как «средство минимизации рисков», «гарантию светлого будущего» или вообще «страховой полис от недобросовестных конкурентов». Выгодно ли иметь такую «страховку»? Да, это приносит определенную выгоду, которую даже можно численно измерить (см. примеры выше).
А если Вам интересно сотрудничество по реализации ваших товаров с дистрибьюторами - им такая «страховка» тоже очень часто интересна, потому что в случае нарушения Вами чужих прав, ответственность возникнет и у дистрибьютора. Регистрация товарного знака означает, что права есть, в первую очередь, у Вас, а дистрибьютору ничего не грозит.
Товарный знак как нематериальный актив
Когда разговор идет о предпринимателях, состояние которых исчисляется в миллионах или миллиардах денежных единиц, многие представляют себе такого Скруджа МакДака , который ныряет со специального мостика в свой огромный денежный сейф, а затем в самом буквальном смысле купается в деньгах.
Однако, в реальном мире основной частью такого состояния миллиардеров, как правило, являются не наличные деньги, а денежное выражение стоимости их собственности (которую можно, если что, продать).
По некоторым данным, товарный знак составляет в среднем около 40% стоимости зарубежных компаний. Таким образом, состояние собственника такой среднестатистической зарубежной компании будет почти наполовину состоять из рыночной стоимости его бренда. Во-первых, это еще раз подчеркивает важность его своевременной государственной регистрации, а во-вторых, это подчеркивает ценность товарного знака как актива компании.
Но Вы можете задать вопрос: «Какой смысл во всей этой капитализации бизнеса, кроме не всегда ликвидного нематериального актива, личного морального удовлетворения и присутствия в рейтингах Форбс?»
Варианты использования товарного знака как нематериального актива
Кроме всего вышеперечисленного, наличие в финансовой структуре компании значительного нематериального актива имеет также и множество практических преимуществ, например:
- В некоторых случаях, тот самый нематериальный актив можно внести в качестве залога при получении кредита в банке.
- При покупке доли в компании, ее можно оплатить правами на товарный знак. Кроме этого, если нет желания расставаться с исключительным правом, то это может быть право использования товарного знака на условиях простой (неисключительной) лицензии - в уставной капитал можно внести даже лицензию.
Возможные варианты распоряжения правом на товарный знак ограничиваются только фантазией, достаточно посмотреть него просто как на актив (как, например, на автомобиль или здание) и учесть его ликвидность. Если про товарный знак никто ни разу не слышал, то продать его будет не так легко, как автомобиль - а это существенно отразится на стоимости.
Продажа лицензии на товарный знак дочерней компании для оптимизации налогов
Товарный знак - популярное средство по оптимизации налогообложения. Популярность этого варианта обусловлена двумя основными причинами:
- Товарный знак может зарегистрировать любая компания, которая проявила хотя бы немного фантазии при выборе названия (магазин «продукты» такую схему реализовать не сможет).
- Данная схема не попадет под критерий необоснованной налоговой выгоды при соблюдении ряда требований (заниматься этим без привлечения компетентного специалиста достаточно опасно).
Подробнее об этой теме мы обязательно напишем в отдельной статье, а сейчас, если Вас заинтересовал такой вариант использования товарного знака, будем рады проконсультировать по любому удобному для Вас каналу связи.
Незаконное использование товарного знака
Исключительное право на товарный знак также позволяет пресекать попытки конкурентов использовать ваш товарный знак незаконно. Использование товарного знака признается незаконным, если такое использование происходит без предварительного приобретения соответствующей лицензии.
Некоторые предприниматели после регистрации своего товарного знака считают, что на территории РФ есть какой-то государственный орган, который непрерывно отслеживает нарушения товарных знаков, а затем привлекает нарушителей к ответственности. На деле же все происходит иначе.
Правообладателю со стороны закона просто предоставляется право (возможность) привлекать к ответственности нарушителей, а будет ли правообладатель такой возможностью пользоваться - зависит только от него. Иными словами, обязанность по отлову нарушителей товарного знака лежит на его правообладателе.
Итого про выгоду от использования товарного знака
Товарный знак может приносить выгоду просто потому, что он зарегистрирован. Совершенно необязательно продавать кому-то лицензии, чтобы это почувствовать.
Если Вас интересует вопрос регистрации товарного знака, то более подробно о нашей удобной схеме работы можно ознакомиться в соответствующей статье на нашем сайте . Будем рады быть Вам полезными!
Владелец товарного знака имеет право использовать его любым не противоречащим закону способом! Важно понимать, что использовать товарный его собственник по своему усмотрению, правовая же защита данного знака будет распространяться только на использование обозначения в рамках зарегистрированный классах МКТУ (классификатор видов товаров и услуг). Именно поэтому, еще при регистрации товарного знака, определяется исчерпывающий перечень классов, не только в которых уже работает заявитель, но и в которых он может начать работать после регистрации знака.
Законодательство запрещает использовать товарный знак без получения на то согласия его собственника. Кроме этого, никто не может зарегистрировать товарный знак сходный до степени смешения с Вашим знаком в тех же классах, в которых получена охрана Вашего обозначения.
Незаконное использование товарного знака. Что делать, если Ваши права нарушены?
Процедура вывода на рынок и продвижения товарного знака среди целевой аудитории довольно длительная и дорогая. Сначала ресурсы затрачиваются на то, чтобы маркируемую Вашим знаком продукцию захотели приобрести и приобрели первые покупатели. Затем правообладатель знака прикладывает усилия, чтобы разовые покупатели стали постоянными.
Правильная политика по продвижению товарного знака, вложение достаточных материальных ресурсов, а также расширение рынка сбыта через определенный промежуток времени дадут свои плоды и Ваш бренд станет известным.
Именно в этот период, когда товарный знак (бренд) уже достаточно известен и вызывает ассоциации у потребителя с определенным продуктом или услугой, а также их качеством, на рынке появляются бренды-близнецы (сходные до степени смешения). Встречаются ситуации, когда нарушители прав на средства индивидуализации и вовсе не утруждают себя и используют точную копию известного бренда.
И в первой и во второй ситуации такие действия считаются нарушением и преследуются законом. Нарушителя исключительного права можно привлечь к административной, гражданской, а также к уголовной ответственности.
Способ защиты должен выбираться с учетом обстоятельств дела, доказательственной базы, а также целей компании-правообладателя:
- Привлечение к административной ответственности будет эффективно, если правообладатель хочет прекратить действия недобросовестного конкурента и наказать нарушителя с помощью обложения его штрафом
- Если Вы хотите не просто прекратить нарушение, но и получить компенсацию за нанесенный действиями нарушителя ущерб, необходимо привлекать недобросовестного конкурента в судебном порядке
Договор на использование товарного знака. Как передать право на товарный знак?
В случае, если существует обоюдное согласие правообладателя и сторонних компаний на передачу в пользование товарного знака, необходимо заключить один из следующих договоров:
Лицензионный договор
. Передается право определенное договором время и на определенной территории использовать товарный знак для маркировки продукции по заявленным в договоре классам МКТУ
Договор коммерческой концессии (договор франшизы) . Помимо товарного знака в рамках договора может передаваться секретная технология производство, а также права на патенты. Использование товарного знака также ограничено во времени и географии, а также видах деятельности.
Договор отчуждения . Предается весь комплекс прав на товарный знак. Фактически новым владельцем товарного знака становится приобретатель. Первоначальный правообладатель теряет любые права на авторский знак.
Услуги по подготовке и заключению договоров
В зависимости от целей, которые преследует Ваша компания, Федеральное Патентное Бюро «Гардиум» может предложить Вам услуги по регистрации всех видов договоров по распоряжению правами на товарный знак.
Правообладатель может проводить уступку товарного знака.
По какому договору могут передаваться права на товарный знак?
Для этого заключается специальный договор отчуждения исключительного права пользования или соглашение об .
Договор регулируется статьей №1488 Четвертой части ГК РФ.
В соглашении прописывается, на какие именно товары или услуги передаются права.
Право на использование товарного знака — это право использовать товарный знак и распоряжаться им, а также право запрещать использование товарного знака другим лицам.
Исключительное право на товарный знак может быть передано владельцем на платной, безвозмездной основе или после заключения гражданско-правового контракта .
Здесь собственник полностью передает свои полномочия на обладание наименования, признает отказ от его дальнейшей эксплуатации. Это делается зачастую перед ликвидацией и сменой направления деятельности обладателя.
Передача исключительных прав на товарный знак во временное пользование подразумевает оформление лицензионного договора, который действует в течение определенного срока. Основные детали прописаны в статье №1489 4-й части Гражданского кодекса РФ.
Статья 1488. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак
- По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне — приобретателю исключительного права.
- Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.
- Отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483), допускается только при наличии у приобретателя исключительного права на такое наименование.
Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака
- По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.
1.1. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1235 настоящего Кодекса, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.
- Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.
- Предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое наименование.
Выдача лицензии другому лицу не означает, что у владельца ТЗ пропадают права на него. Он может ограничивать возможности обращения, признать прекращение договора при различных нарушениях.
Собственник имеет возможность выдавать несколько таких лицензий, получая прибыль от каждой. Лицензиар обязывается следить за должным качеством продукции. Если оно будет ухудшаться, то могут последовать запреты со стороны лицензиата.
Документальное оформление процедуры
Для официального оформления договора об отчуждении прав на торговый знак или лицензии временного пользования необходима регистрация в . Предварительно оплачивается пошлина, сумма которой в обоих случаях одинакова.
Ведомству предоставляется :
- составленный договор;
- заявление, указывающее на проведение передачи прав собственности или временное распоряжение по лицензии;
- свидетельство.
При успешном подтверждении высылается уведомление о прохождении регистрации.
Каково содержание и кто составляет договор, письмо-согласие и разрешение?
Договор о передаче права на регистрацию товарного знака другому лицу заключается только с физическим или юридическим лицом, являющимся предпринимателем.
Товарный знак юридического лица может быть использован только после соблюдения всех необходимых процедур . Разрешение правообладателя на использование товарного знака должно быть правильно оформлено.
Сам договор содержит :
- четкую информацию об обеих сторонах, заключающих сделку;
- предмет договора;
- уточнение того, что товарный знак подлежит не уступке, а передаче на временное пользование;
- его полное название, номер выданного при регистрации свидетельства;
- указание товаров и услуг, на которые распространяется соглашение;
- требование о поддержании качества продуктов на таком же уровне, что и у самого владельца.
Здесь указываются данные владельца и получателя прав :
- инициалы;
- наименование организаций;
- адрес;
- цели использования.
Разрешение на использование товарного знака также выдается его собственником. Оно составляется по любому из вышеперечисленных способов: с помощью лицензии или договора на уступку.
С какого момента возникает право на использование?
Здесь рассматривается дата отправления заявки или приоритета на получения права, размещения в государственном реестре и сведений об уже существующем юридически обозначении в бюллетене Роспатента, выдачи свидетельства.
Договор вступает в действие с момента отправления запроса в Роспатент .
Право на использование чужого товарного знака возникает только после совершения регистрации или внесения информации в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ.
Фактически от даты подачи заявки отсчитывается только истечение исключительных полномочий первоначальным владельцем.
Когда истекает срок действия договора?
Исключительное право обладания может существовать в течение 10 лет согласно статье 1491 Гражданского кодекса РФ. Срок отсчитывается с момента предоставления заявки в Роспатент.
Статья 1491. Срок действия исключительного права на товарный знак
- Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки.
- Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.
Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз.
По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления.
- Запись о продлении срока действия исключительного права на товарный знак вносится федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство на товарный знак.
В соответствии с законодательством, передача прав на товарный знак по договору может быть продлена на десять лет возможно с разрешения правообладателя. Каждый раз должна оплачиваться пошлина в размере 20250 рублей. Повторную подачу запроса следует проводить за полгода до окончания периода действия договора. На весь процесс уходит 2-3 месяца.
Товарный знак, являющийся объектом интеллектуальной собственности, нуждается в своевременном продлении. Это – частый предмет споров и разногласий. Он регистрируется в определенном порядке.
Правообладатель может позволять пользоваться объектом сторонним лицам при заключении договора об отчуждении либо оформлении лицензионного соглашения. Также возможна передача прав на товарный знак на определенный период.
В любом договоре четко прописываются полное наименование, аббревиатура товарного знака, его изображение и другие важные сведения. Для окончательной регистрации документы отправляются в Роспатент.
В любом новом деле самое главное, а часто и самое сложное – сделать первый шаг. Бизнес не любит ошибок, и, чтобы первый «блин» не получился «комом», нужна грамотная маркетинговая развития. Только при таком условии новые компании имеют шанс успешно реализоваться на современном рынке. Одно из актуальных и современных средств продвижения бренда – использование товарного знака.
Права на товарный знак
Любой товарный знак принадлежит правообладателю, лицу, на которое он . Правообладатель уполномочен распоряжаться товарным знаком и использовать его по своему усмотрению. Кроме него, никто не вправе выпускать свою продукцию под данной торговой маркой или сходной с ней без разрешения на то правообладателя.
Воспользоваться чужим товарным знаком в рамках правового поля можно. Для этого с владельцем товарного знака заключается лицензионное соглашение, позволяющее частному лицу или компании выпускать свою продукцию под данной торговой маркой без каких-либо санкций со стороны контролирующих органов.
Полная или частичная лицензия
Физическое лицо или компания, желающие обладать правом использования товарного знака, могут получить от владельца торговой марки полную или частичную лицензию. Полная лицензия дает право для реализации всех товаров и услуг, представленных в договоре, а частичная подразумевает лишь определенную долю указанных товаров и услуг.
Например, второй вариант подходит, если у есть производственное и торговое направления, а для франчайзи предполагаются только торговые функции.
При выдаче правообладателем лицензии на пользование товарным знаком его владелец обладает исключительными возможностями устанавливать территориальные пределы его использования. Это значит, что лицензиат может быть уполномочен на использование товарного знака для реализации своих товаров и услуг не на всей территории Российской Федерации, а лишь в определенных договором регионах и областях.
Кроме того, правообладатель может установить временной лимит действия выданной им лицензии. Или наоборот – сохранить за второй стороной лицензионного соглашения право пользования товарным знаком на весь период его действия, учитывая возможность продления. При этом нужно понимать, что получение лицензии отнюдь не передает лицензиату исключительное право на использование товарного знака. Порядок регулируется договором.
Лицензионный договор на использование товарного знака позволяет обозначить рамки возможного вмешательства владельца товарного знака в технический процесс производства и выпуска лицензиатом своих товаров и услуг. Это вполне обоснованно, ведь недобросовестный партнер легко может подпортить репутацию товарного знака выпуском некачественной продукции, если не контролировать его работу.
Также владелец может наделить лицензиата правом выдавать сублицензии иным лицам. Данный момент должен быть прописан в лицензионном соглашении, иначе сублицензионный договор на право использования не будет иметь под собой законного основания. Такая сублицензия противоречит законодательству и любым судом будет признана недействительной.
Право выдачи лицензии может стать важным этапом при выходе компании на федеральный уровень. Когда ценность бренда высока, пренебрегать этим не рекомендуется. В противном случае компания может затормозиться в своем развитии.
